Natura juridică a noţiunii know-how-ului

Eugenia COJOCARI, doctor habilitat în drept, profesor universitar, UCCM

Natalia CTITOR, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM

The Legal Nature of the Notion of Know-How In the following article, the authors set out the legal nature of the notion of know-how — a basic criterion for modernizing intellectual property in the context of European integration which is set out in the National Strategy on Intellectual Property by 2020. Make a characterization of the legislation and literature dedicated to the issue addressed in the Republic of Moldova, in terms of comparative law, under which the authors characterize the notion of know-how and the conditions of its application and protection, reaching a series of conclusions some proposals to improve this process and the various opinions of different authors are highlighted. It is mentioned that at national and international level a series of attempts have been made to create a unified regime of realization by applying different contractual forms of know-how. Key words: the notion of know-how, the know-how contract, trade secret, industrial property right, know-how transmission contracts.

În articolul următor, autorii au stabilit natura juridică a noțiunii de know-how – un criteriu de bază pentru modernizarea proprietății intelectuale în contextul integrării europene, care este stabilit în Strategia națională privind proprietatea intelectuală până în 2020. Se efectuează o caracterizare al legislației și literaturii dedicate problemei abordate în Republica Moldova, în ceea ce privește dreptul comparat, în baza căruia autorii caracterizează noțiunea de know-how și condițiile de aplicare și protecție a acestuia, ajungând la o serie de concluzii și câteva propuneri pentru îmbunătăți acest proces. De asemenea sunt evidențiate diferitele opinii ale diferiților autori. Se menționează că la nivel național și internațional s-au făcut o serie de încercări de a crea un regim de realizare unificat prin aplicarea diferitelor forme contractuale de know-how. Cuvinte-cheie: noţiunea know-how, contractul de know-how, secret commercial, drept de proprietate industrială, contractele de transmitere a know-how-ului.

La etapa actuală, proprietatea intelectuală constituie o preocupare majoră în găsirea soluţiilor pentru creşterea economică, dezvoltare şi competitivitate, ocuparea forţei de muncă şi ridicarea nivelului de bunăstare a populaţiei atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele aflate în curs de dezvoltare.

În special, sectoarele industriale care se bazează pe protecţia drepturilor de proprietatea intelectuală contribuie substanţial la dezvoltarea economică. Un regim clar şi eficient al acestora este condiţia vitală pentru atragerea investiţiilor străine directe, promovarea cercetării, dezvoltării şi a transferului de tehnologii1. În condiţiile dezvoltării statului de drept un rol deosebit de important îi revine naturii juridice a noţiunii know-how-lui, care încet, dar totuşi se implementează în viaţa cotidiană, legală şi ştiinţifică.

Termenul de know-how este preluat din dreptul american, unde know-how este o prescurtare a lui „know how to do it“ şi este intrebuinţat ca atare inclusiv în legislaţia română.

Din punct de vedere juridic, know-how-ul este un element extrem de important în ceea ce priveşte franciza, deoarece face deosebirea dintre aceasta şi alte contracte asemănătoare.

Din acest motiv în legislatia română, dar şi la nivel european, know-how-ul a fost definit prin intermediul mai multor acte normative.

Know-how-ul este, pe scurt, un ansamblu de informafii de naturi practică, nebrevetate, care sunt rezultat al experienţei francizorului şi testate de către acesta, transmisibile şi capabile să procure acestuia un avantaj concurenţial.

Know-how este o expresie provenind din limba engleză, însemnând „a şti cum, a şti în ce fel“, care determină ansamblul de cunoştinţe tehnice (informaţii, experienţă, abilitate) brevetabile, nebrevetabile, necesare fabricării, funcţionării ori comercializării unui produs, tehnologii sau procedee.

Know-how reprezintă ansamblul formulelor, definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţetelor, procedeelor, alte elemente similare, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs. (de ex. medicamentele, fiecare companie farmaceutică are secretul ei ce ţine de elaborarea şi producerea unui anumit medicament, acele compoziţii care sunt folosite la preparare şi cantitatea unui anumit produs, aceasta reprezintă un know how)2.

Noţiunea de know-how este definită şi de legislaţia română, astfel, în cuprinsul art. 1 lit. d) din Ordonanţa de Guvern, nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, ca fiind „ansamblul formulelor, definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs“3.

Know how-ul reprezintă ansamblu de cunoştinţe tehnice nebrevetabile şi brevetabile necesare pentru fabricarea unui produs sau elaborarea unui procedeu.

Know-how-ul se individualizează prin:

a) noutate. Noutatea se apreciază în raport cu niveul cunoştineţlor beneficiarului şi cu stadiul tehnicii. Noutate este relativă şi subiectă, avînd valoare prin eficacitate şi utilitatea rezultatului.

b) secret — se referă la faptul că valoarea cunoştinţelor tehnice nebrevetate este determinată de păstrarea secretului. Caracterul confidenţial se asigură de către deţinător.

c) dinamism — intervine ca urmare a rezultatului cercetării industriale, iar conţinutul know-how-ului este în continuă transformare.

d)  nebrevetabilitate — know-how-ul nu se brevetează pentru a evita divulgarea. Valoarea cunoştinţelor tehnice nebrevetabile, este determinată de păstrarea secretului. Caracterul confidenţial al know-how-ului se asigură de către deţinător prin măsuri care privesc atât personalul, cât şi terţele persoane;

e) complexitate – priveşte elementele componente ale know-how-ului, care au un caracter complex, concretizîndu-se în mai multe forme variate.

Know-how-ul se deosebeşte de  secretul de fabricaţie, ce cuprinde numai tehnicile aplicate, în sensul că know-how-ul se referă şi la tehnicile care se găsesc în stadiul experimental. De asemenea, secretul de fabricaţie nu cuprinde elemente constitutive cum ar fi abilitatea sau experienţa tehnică. În timp ce secretul de fabricaţie rămîne de obicei, în exclusivitate unei persoane, know-how-ul este transmisibil.

Natura juridică.

Prin prisma elementelor materiale se implică o remitere, know-how-ul se aseamănă cu vânzarea sau locaţiunea. Elementele intelectuale se transmit beneficiarului prin comunicare, astfel încât, contractul de know-how poate fi asimilat cu antrepriza.

Datorită importanţei elementelor intelectuale, contractul de know-how este calificat, de obicei ca un contract de antrepriză. Transmiţătorul de know-how are o obligaţie de mijloace şi nu de rezultat.

În Republica Moldova nu există acte normative exprese care ar reglementa „know-how-ul“. În Legea Republicii Moldova nr. 114 din 3 iulie 2014 „Cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală“ pct.a) alin. (3) articolul 4 se prevede: “ domeniului proprietăţii intelectuale se atribuie şi alte obiecte cu un sistem de reglementare separat, cum ar fi: a) secret de producţie „know-how“ b) secret comercial“. Art. 7 pct. 1) a Legii citate prevede: „Agenţia înregistrează acordurile de licenţă, acordurile privind cesionarea, gajul şi franciza drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială“.

De asemenea, art. 8 prevede: „Agenţia are următoarele drepturi: a) să încheie contracte în conformitate cu funcţiile şi competenţele sale …“4. După cum se poate vedea, legea prevede procedura de încheiere a acordurilor, dar în acelaşi timp a fost omisă procedura de încheiere a unui acord privind transferul „know-how-ului“. Mai întâi de toate, putem spune că noţiunea de „secret al producţiei“ şi „know-how-ul“ sunt sinonime.

Apelând la dicţionar „proprietate intelectuală“, unde se spune că „know-how“ sunt cunoştinţe confidenţiale care includ informaţii tehnice, economice, administrative şi financiare, a căror utilizare oferă anumite avantaje persoanei care le-a primit5. Toate informaţiile care sunt recunoscute drept „know-how“ sunt secrete şi sunt stocate ca un secret special de producţie al persoanei care le-a dezvoltat şi au scopul de a păstra confidenţialitatea strictă de la terţi care o pot folosi în beneficiul lor.

Nu există nici o definiţie unică în legislaţia autohtonă privind secretul producerii şi know-how6.

Vom analizăm opiniile avocaţilor străini şi vom realiza o judecată adecvată în legătură cu acest concept. Sitdikov R.B. în lucrarea sa „Protecţia juridică a know-how-ului ca rezultat al activităţii intelectuale“, propune eliminarea din numărul de obiecte de protecţie juridică a informaţiilor de natură „know-how“ care nu sunt rezultatul muncii creative7. A. Belov. consideră că „know-how-ul“ reprezintă un tip special de drepturi de proprietate industrială, reprezentând un set de cunoştinţe, experienţă şi competenţe neatent brevetate, utilizate în orice domeniu de activitate comercială8. Astfel, „secretul producţiei“, care conţine informaţii de natură proprie, de natură tehnică, economică şi ştiinţifică-tehnică, valoroase datorită confidenţialităţii şi incertitudinii faţă de terţi, dar care prin reglementare legislativă pot fi transferate pe bază contractuală părţilor terţe. „Secretul producţiei“, care este şi „know-how“, este dreptul exclusiv, pe care îl posedă proprietarul secretului de producţie şi pe care îl poate dispune la discreţia sa. Secretul producţiei poate consta în orice formulă, eşantion şi oferă întreprinzătorului posibilitatea de a obţine un avantaj faţă de concurenţi9.

Modalităţi de protecţie a know-how-ului: Modul de apărare a secretului comercial se stabileşte de către agentul antreprenoriatului sau de către conducătorul  numit de acesta, care îl aduce la cunoştinţa lucrătorilor care au acces la informaţiile ce constituie secret comercial.

Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a modului de apărare a secretului comercial, stabilit de agentul antreprenoriatului sau de conducătorul numit de acesta, atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.

Contractele de transmitere a know-how-ului

Contractele de know-how sunt de trei tipuri:

a)  contracte prin care se transferă o tehnologie sau un procedeu în stadiul determinat de momentul încheierii, prin acte simple;

b)  contracte ce cuprind aceleaşi operaţiuni de tranfer, dar prin acte complexe şi succesive stabilite în mai multe faze;

c)  contracte prin care se tranferă produse şi procedee tehnice dintr-un domeniu de activitate, care au rezultat prin cercetări proprii sau se vor obţine succesiv pe o perioadă de timp determinată.

În raport cu interferarea cu alte operaţiuni tehnico-economice, contractul de know-how este:

1. contracte de know-how pur — când tranferul nu este condiţionat de o altă operaţiune.
2. contracte de know-how combinat — când transferul este un accesoriu sau o consecinţă a altor operaţiuni;
3. contracte de know-how complementar 3 când condiţiile de tranfer necesare realizării unor convenţii distincte se stabilesc separat.

Obiectul contractului îl reprezintă comunicarea de cunoştinţe tehnice. Elementele intelectuale ce formează obiectul contractului, pot fi materializate prin anumite documente. În cazul în care elementele constitutive nu pot fi concretizate, ele se transmit prin asistenţă tehnică.

Efectele contractului:

Transmiţătorul sau furnizorul are două obligaţii:

1) obligaţia de comunicare a cunoştinţelor tehnice;

2) obligaţia de garanţie de vicii ascunse;

În raport cu clauzele contractuale, transmiţătorul are obligaţia:

a)  de a nu transmite către alte persoane acelaşi know-how;

b)  obligaţia de a menţine secretul cunoştinţelor tehnice, transmise şi de a comunica perfecţionările ulterioare;

Beneficiarul sau deţinătorul know-how-ului are următoarele obligaţii;

1) obligaţia de a plăti preţul;

2) obligaţia de a păstra secretul;

Plata unui know-how poate consta în bani, produse sau în alte cunoştinţe tehnice.

În stiuaţia în care contravaloarea know-how-ului se achită în bani, plata se efectuează într-o sumă globală, sumă forfetară sau prin cote părţi din valoarea producţiei rezultate.

Păstrarea secretului, în absenţa unui brevet, reprezintă o obligaţie esenţială. Beneficiarul trebuie să nu divulge altor persoane informaţiile primite ca know-how-ul să nu intre în domeniul public.

Încetarea contractului. Contractul încetează prin expirarea termenului stipulat sau prin reziliere.

La încetarea contractului, know-how-ul nefiind un drept privativ, informaţiile comunicate pot fi folosite în mod liber.

Totuşi, pentru a preveni efectul ireversibil al transferului, uneori se stipulează o clauză prin care se interzice utilizarea know-how-ului după încetarea contractului. Dar o asemenea clauză este restrictivă, ea contravine libertăţii de concurenţă care este protejată prin reglementări interne şi internaţionale.

Regimul juridic al secretului comercial în R.M.

Prin secret comercial se înţeleg informaţiile ce nu constituie secret de stat, care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.

Un secret al comerţului este un tip de informaţii, pe care o companie ar dori să le protejeze în scopul de a proteja interesele lor de afaceri şi au, de asemenea, un avantaj faţă de concurenţii săi.

Economia Republicii Moldova este o economie de piaţă, iar statul ar trebui să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei şi a secretului comercial, totodată în art. 9 al Constituţiei se prevede că „statul ocroteşte proprietatea, care este publică şi privată, unde ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale“10.

Secretul comercial posedă anumite caractere specifice, şi anume:

1. Are caracter tehnic (este una din trăsăturile esenţiale ale secretului comercial, enunţată în majoritatea lucrărilor de specialitate). Caracterul tehnic trebuie perceput în sens larg, în concordanţă cu tendinţa modernă de extindere a cunoştinţelor utile, virtual, în toate domeniile unei unităţi.

2. Este aplicabil industrial (termenul industrie deja depăşeşte durata de un secol), semnificaţia tradiţională din dispoziţiile Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale constă în posibilitatea utilizării repetate, cu efecte identice, nu numai în industrie ca atare, ci şi în alte ramuri ale economiei, în tot ceea ce presupune şi este datorat muncii omului, activităţii sale asupra naturii.

Prin prisma precizărilor de mai sus, se poate explica apariţia conceptelor de know-how-comercial, incluzând studii de piaţă sau tehnici de comercializare, fiind de esenţa contractului de franciză-know-how documentar — sisteme bibliografice sau orice alte metode de înregistrare şi gestionare a datelor, altele decât cele informatice, know-how administrativ — având ca obiect, de exemplu dispunerea standurilor într-un supermagazin.

3. Poate fi transmisibil (în care componentele incorporate sunt transmisibile prin contracte de asistenţă tehnică). Imaterialitatea componentelor know-howului este privită ca o excelentă modalitate de apărare împotriva spionajului industrial (între cunoaşterea formulelor şi aplicarea acestora este un drum lung, iar efortul depus pentru parcurgerea lui uneori nu poate fi furat), ca, de exemplu, transmiterea informaţiei tehnice secrete referitoare la reactorul avionului Mirage III S, fabricat de compania elveţiană Sulzer Marcel Dassoult, know-how-ul transmis statului Israel era format din aproape 200.000 de documente, ce au încăput în 40 de lăzi11.

4. Trebuie să fie nou (se determină exclusiv prin raportarea la persoana care doreşte să achiziţioneze în sistem de cesiune sau licenţă un know-how, ceea ce determină caracterul relativ şi subiectiv al acesteia). Mai mult, în cazul unui contract de schimb de know-how, gradul de subiectivitate se dublează, pentru că sistemul de referinţă nu mai este unic, raportarea făcându-se la nivelul de cunoştinţe al fiecăruia dintre contractanţi. Departe de accesiunea din materia brevetelor, dar suficient pentru a suscita interesul economic, noutatea know-how-ului poate consta doar într-o nouă modalitate de angrenare a elementelor, nefiind necesară noutatea integrală a componentelor.

5. Să aibă caracter secret (know-how-ul, divulgarea având drept consecinţă diminuarea valorii comerciale şi eventual dacă know-how-ul este cunoscut prin mijloace ilicite, angajarea răspunderii juridice a celui în culpă). Acea persoană căreia i s-a comunicat un know how secret, specificându-i-se caracterul secret al informaţiilor, este considerată că s-a angajat implicit să-l păstreze12.

Privind evoluţia dreptului în Republica Moldova, conceptul „secretul comercial“ pare unul din produsele cele mai recente ale proprietăţii intelectuale.

Ca ţară membră al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi parte la Acordul privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), Republica Moldova este obligată să acorde protecţie secretului comercial. Art. 39 alin.(1) impune ţării membre să ofere un mijloc rezonabil pentru a proteja secretul comercial.

Dispoziţiile cuprinse în legile speciale se completează cu reglementările de drept comun prevăzute în Codul contravenţional, Codul penal, Codul civil, Codul muncii etc. Deşi şi Constituţia, şi acordurile internaţionale prevăd măsuri penale de protecţie a secretului comercial, Republica Moldova îşi îndeplineşte parţial obligaţia de protecţie a comerţului, oferind secretului comercial o protecţie care constă într-o răspundere disciplinară, administrativă, dar nu şi penală, după cum prevedea art. 14 din Legea cu privire la secretul de stat13.

Pentru ca obiectul proprietăţii intelectuale, know how-ul, să constituie secret comercial, el trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să aibă valoare reală sau potenţială pentru agentul antreprenoriatului;

b) să nu fie, conform legislaţiei, notoriu sau accesibil;

c) să aibă menţiunea ce ar corespunde cu desfăşurarea de către agenţii antreprenoriatului a măsurilor respective necesare pentru păstrarea confidenţialităţii lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informaţiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunzătoare a documentelor şi altor purtători de informaţie, organizarea lucrărilor secrete de secretariat;

d) să nu constituie secret de stat şi să nu fie protejate de dreptul de autor şi de brevet;

e) să nu conţină informaţii despre activitatea negativă a persoanelor fizice şi juridice care ar putea atinge interesele statului.

În calitate de obiecte ale secretului comercial pot fi interesele economice şi informaţiile tăinuite intenţionat despre diferitele aspecte şi domenii ale activităţii economice de producţie, de administrare, tehnico-ştiinţifice, financiare ale agentului economic, a căror protecţie este condiţionată de interesele concurenţei şi posibila periclitare a securităţii economice a agentului economic. Secretul comercial posedă anumite caracteristici14.

Reieşind din Regulamentul Comisiei (EC) nr. 316/2014 din 21.03.2014 prin aplicarea art. 101(3) Contractul de funcţionare a Uniunii Europene la categoria de transmitere a tehnologiei în art. 1 pct. (I) „know-how“ înseamnă pachetul de informaţii practice, rezultate din experienţă, adică secretă, care este important şi util pentru producerea unor roade concrete, identificate şi descrise în aşa mod ca să convingă că există criteriul secret15.

După Şişmarev E. V. noţiunea de „know-how“ este un mod aparte de manifestare a secretului comercial16.

În legislaţia naţională, la momentul actual sunt în vigoare următoarele acte legislative care reglementează secretul comercial: a) Prevederile Codului Civil al Rm, art. 2047 — 2054; b) LEGEA Nr. 183 din 11.07.2012 cu privire la concurenţă.

Concluzii

Procesul de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei de proprietate intelectuală este unul continuu, dată fiind complexitatea domeniului şi interconexiunea sa cu cele mai diverse ramuri ale economiei, ştiinţei, culturii atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Ultimele evoluţii puse în discuţie în cadrul comitetelor permanente ale OMPI în domeniul brevetelor, mărcilor, designului industrial, indicaţiilor geografice, dreptului de autor etc., atenţia de care se bucură domeniul proprietăţii intelectuale atât în cadrul OMPI, OMC, Comisiei Economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), cât şi în cadrul UE, precum şi la nivel regional, atestă o permanentă schimbare şi dezvoltare ascendentă a acestuia.

În consecinţă, Sistemul naţional de proprietate intelectuală trebuie ajustat în permanenţă la evoluţiile ce intervin, considerând necesar adoptarea unor acte normative naţionale ce ar reglementa know-how-ul.